Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

posted by admin on maggio 7, 2015

Trademarks

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Il marchio della società Microsoft non potrà essere registrato come marchio comunitario. Lo ha deciso il Tribunale dell’Unione europea, che ha respinto in questi giorni il ricorso dell’operatore per chiamate gratuite via Internet.

Il chiaro riferimento di entrambi i nomi alla parola inglese “sky” e il livello di popolarità della televisione satellitare hanno convinto i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a negare la possibilità di una coesistenza sul territorio europeo. La ragione è da imputare al concreto rischio di confusione tra i segni figurativo e denominativo Skype e il marchio denominativo Sky: una somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto.

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Il caso risale al 2004, quando la società Skype aveva chiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la registrazione del segno figurativo e denotativo del software proprietario freeware di messaggistica istantanea e VoIP. Nel 2005 e nel 2006 la società Sky Broadcasting Group, divenuta nel frattempo Sky e Sky IP International, aveva avviato la procedura di opposizione in tutela del proprio marchio, depositato nel 2003 per la stessa tipologia di prodotti e servizi.

L’UAMI aveva accolto l’opposizione di Sky nel 2012 e nel 2013, e oggi il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la richiesta di annullamento di tali decisioni avanzata da Skype.

La società Microsoft ha a disposizione due mesi per ricorrere in appello.

Come previsto, l’introduzione della possibilità di personalizzare i domini di primo livello ha portato ad una lotta tra multinazionali per l’esclusiva su alcune delle parole più ambite. Al centro della contesa, i termini scelti dai colossi Google ed Amazon.

Da oltre un anno l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha aperto a tutti i player del web la possibilità di registrare qualsiasi parola da utilizzare come dominio di primo livello. Si è quindi grandemente ampliata la scelta dei termini, che fino ad un anno fa erano limitati a “.com”, “.info”, “.org” ecc.ecc. Tuttavia, non tutte le parole sono ugualmente ricercate, e la spartizione di termini-chiave sta causando una vera e propria battaglia tra le principali aziende che operano in rete.

Mentre Amazon è bersaglio di pesanti contestazioni per il tentativo di accaparrarsi domini come  ”.book” e  ”.read”, Google è stato oggetto di una lamentela formale per aver richiesto l’esclusiva su termini quali  ”.search”, “.app”, “.earth”, “.car”, “.fly” , “.map” e “.cloud”.

La contestazione proviene dall’organizzazione FairSearch, un gruppo di pressione formato da aziende contrarie al controllo operato da Google sul web. Il gruppo conta fra i suoi membri altre aziende che operano in rete, tra cui  Microsoft, Nokia, Oracle, Expedia e TripAdvisor.

In un recente comunicato, FairSearch ha fatto sapere di aver presentato una lamentela all’ICANN sostenendo che se l’ente avesse accetato le richieste di Mountain View “avrebbe permesso a Google di ottenere un ingiusto vantaggio nei confronti degli altri membri della comunità attraverso l’inopportuna garanzia di un monopolio perpetuo di una sola compagnia su generici termini industriale”.

Il gruppo di pressione ha quindi intrapreso un ricorso formale  all’ICANN per impedire a Google di aggiudicarsi, in particolare, le parole “.search,” “.map” e “.fly”.

La risposta dell’ente è attesa entro cinque mesi.

posted by Giulia Giapponesi on giugno 26, 2012

Trademarks

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Dagli Stati Uniti giunge notizia di un’interessante azione legale incentrata sul typosquatting, termine inglese che identifica un “dirottamento da URL”, ovvero la creazione di una versione alterata di un nome di dominio registrato allo scopo di dirottare gli utenti.

Basandosi sugli errori di battitura (typos) fatti dagli utenti quando digitano gli URL nel loro browser, i typosquatter creano dei siti ingennevoli, simili a quelli originali, nei quali inserirscono banner pubblicitari da cui traggono guadagni. Secondo Wikipedia, i domini typosquatted sono milioni, e includono storpiature di nomi di siti celebri come ad esempio, facebok.com, yutube.com, goggle.it, etc.

Uno studio legale di New York, il Gioconda Law Group, ha chiesto un risarcimento di 1 milione di dollari ad un uomo accusato di aver creato un nome di dominio simile a quello dello studio legale. Secondo l’accusa, il dominio di proprietà dall’imputato, GiocondoLaw.com, è stato creato appositamente per intercettare le email degli utenti che sbagliavano a digitare il nome corretto del sito dello studio legale, GiocondaLaw.com.

A quanto si apprende, l’uomo accusato sarebbe un veterano di questo genere di pratiche, avendo già creato siti utili ad intercettare le mail di società ultranote come McDonald’s, MasterCard, NewsCorp e McAfee.

Il typosquatter seriale avrebbe anche già affrontato un’azione legale. Lo scorso anno infatti era finito in sede di arbitrato commerciale su richiesta della società Lockheed Martin, a causa di due dominii di sua appartenenza: LockheedMarton.com,  LockheedMartun.com. L’uomo si è difeso sostenendo di stare portando avanti delle ricerche utili a mettere a punto un servizio di protezione dal typosquatting da offrire alle aziende. Il collegio arbitrale ha però rigettato la sua tesi costringendolo a cedere i domini registrati alla società.

È dunque atteso con una certa curiosità il verdetto della Corte di New York che dovrà pronunciarsi sull’ingente resarcimento danni richiesto dallo studio legale.

faceporn-facebookFallisce il nuovo tentativo della società che gestisce Facebook di far valere la paternità dell’uso del prefisso “Face” all’interno di un marchio.

Il 21 maggio 2012 un giudice di San Francisco, California, ha respinto la denuncia presentata da Facebook contro Faceporn.no, un social network norvegeseper soli adulti. La querela era stata inoltrata nel 2010 quando Facebook aveva citato il sito norvegese per i danni economici derivanti da una possibile confusione del pubblico tra i due social network. La compagnia californiana lamentava infatti un’eccessiva somiglianza fra le pagine del sito a luci rosse e quelle di Facebook, in particolare per quanto riguardava il nome e il logo.

La decisione del giudice distrettuale Jeffrey S. White si basa sull’assunto che la Corte Californiana non può far valere il suo potere giurisdizionale sul privato cittadino Norvegese proprietario del sito. Facebook infatti non ha potuto provare che l’attività di Faceporn.no avesse sufficienti contatti in California tali da giustificare un provvedimento giuridico.

Non è la prima volta che la Facebook Inc. tenta di far valere un diritto di esclusiva sul suo nome o sulle parole che lo compongono. In particolare il suffissso -book è stato già al centro di diversi casi contro siti quali Shagbook, Teachbook o Lamebook.

Il dominio di primo livello “.eu” è stato introdotto per segnalare l’afferenza all’Unione Europea, alla sua legislazione e al suo mercato e pertanto deve essere assegnato solo ad aziende e privati residenti in stati membri.

Questo l’assunto alla base del parere della Corte di Giustizia Europea, interpellata dalla Corte d’appello di Bruxelles sul caso di una contesa di un dominio “.eu” tra una società americana ed una belga.

Il caso ha origine nel 2005, a pochi mesi dall’apertura delle vendite del dominio “.eu”. La Walsh Optical, un’azienda americana che vende occhiali da vista attraverso il sito www.lensworld.com, richiede alla EURid, la società che gestische l’assegnazione dei domini “.eu”, l’attribuzione del dominio www.lensworld.eu attraverso l’intercessione di una società di consulenza belga che inoltra la richiesta per suo conto.

Un anno dopo, la Pie Optiek, una ditta belga di occhiali e lenti proprietaria del sito www.lensworld.be, presenta una richiesta per lo stesso dominio. L’EURid è però costretta a rigettare la richiesta per via della precedente registrazione da parte della società di consulenza. La Pie Optiek si oppone, reclamando il diritto all’acquisto del dominio e accusando la società di consulenza belga di speculazione per aver comprato il dominio per conto della società americana.

La Corte d’appello di Bruxelless, chiamata a pronunciarsi sul contenzioso, chiede dunque alla Corte di Giustizia Europea di gettare luce sulla definizione di licenziatario eleggibile per i domini “.eu”.

Secondo il consulente legale della Corte Europea Verica Trstenjak, la chiave di lettura risiede nel rapporto contrattuale instaurato fra la Walsh Optical e la società di consulenza belga. Nonostante infatti sia denominato “accordo di licenza” (license agreement), di fatto il contratto stipulato fra le due compagnie non è una licenza ma un contratto per la fornitura di servizi, dal momento che la società di consulenza aveva cercato di ottenere il dominio a beneficio esclusivo dell’azienda americana in cambio di un corrispettivo economico.

Avendo dunque svolto il ruolo di mero intermediario per una società senza base nell’Unione Europea, la società di consulenza belga non si può considerare come un legittimo licenziatario di un dominio “.eu”.

Con questa decisione, la Corte di Giustizia stabilisce un criterio che esclude che una società priva di residenza in uno stato membro possa aggirare le regole per il rilascio domini “.eu” affidando la commissione a terze parti.



posted by Annarita Ricci on ottobre 12, 2011

Trademarks

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Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha esteso i confini della tutela dei marchi, stabilendo che l’eventuale funzione di investimento loro riconosciuta è suscettibile di protezione giuridica.

Secondo la Corte, alla funzione principale del marchio (garantire ai consumatori l’indicazione dell’origine o della provenienza del prodotto) può essere affiancata una funzione di pubblicità e di investimento. Un marchio può, infatti, essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli all’uso del prodotto. Conseguentemente, il titolare di un marchio ha il diritto di opporsi all’uso da parte di un terzo, suo concorrente, di un segno identico per contraddistinguere prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a diminuire la reputazione di cui gode il marchio ovvero a metterne in pericolo la conservazione.

La vicenda, concernente il servizio di posizionamento AdWords di Google, ha visto coinvolta la Società Interflora Inc. e la Società di vendita al dettaglio Marks & Spencer. Quest’ultima nell’ambito del servizio ADWords aveva scelto quali parole chiave alcune varianti del termine “Interflora” . Conseguentemente, l’utente della rete, digitando il termine Interflora, veniva pubblicizzata la pagina web della Società Marks & Spencer. Di qui l’azione promossa dalla Società Interflora per la tutela del proprio marchio.

Il 14 luglio 2011 è stato presentato alla camera il disegno di legge n.4511, “Modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.

Le modifiche al decreto legislativo, incentrato sulla lotta alla contraffazione e sulla vendita legalizzata di farmaci, sono volte ad attribuire responsabilità, in materia di tutela del diritto di proprietà industriale e intellettuale, per gli intermediari e per i fornitori di servizi.

Analogamente a quanto prescritto dal nuovo regolamento dell’Agcom, secondo le modifiche contenute nel disegno di legge le informazioni relative a prodotti o servizi che violano la proprietà industriale o intellettuale dovrebbero essere rimosse immediatamente dai provider  a seguito a segnalazioni  da parte dell’Autorità o di soggetti privati.

Il disegno di legge tuttavia si spinge oltre stabilendo che “in ogni caso”, e quindi si suppone anche nel caso di una pronta rimozione, le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità dei provider non si applicano qualora il provider “non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole aspettarsi da esso”, e, in particolare, qualora non abbia provveduto all’adozione di “filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi”.

I filtri dovrebbero essere operare su determinate parole chiave che indicano chiaramente che i prodotti o i servizi non sono originali, sia che vengano digitate isolatamente o “in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; In aggiunta il provider dovrebbe istituire ulteriori filtri sull’accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti o di servizi contraffattori, preventivamente comunicate al provider dai legittimi titolari dei diritti di proprietà industriale.

Dovrebbe inoltre essere inibito l’accesso ad informazioni su prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita particolari o che richieda prescrizione medica.

posted by admin on agosto 27, 2010

Trademarks

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teachbookCollegare la parola book alla fine di un’altra parola equivale a sfruttare illecitamente il marchio di Facebook, almeno secondo i legali del famoso social network.

Per questa ragione l’azienda di Mark Zuckerberg ha recentemente presentato una querela contro Teachbook, un piccolo social network rivolto ai soli insegnanti, per usurpazione del marchio registrato e concorrenza sleale.

Se altri possono usare liberamente un sostantivo generico più la parola book come marchio per un network service che si riferisce ad una particolare categoria di individui, il suffisso book potrebbe diventare un termine generale per intendere “online community” o “networking service” o “social network“  dichiarano i legali di Facebook nel testo della querela pubblicata da Wired e ciò svaluterebbe la particolarità del marchio Facebook“.

Su Wired anche la risposta di Greg Shrader, menager di Teachbook : “È una situazione da Davide e Golia. Stanno lanciando bombe contro zanzare. Sono convinti che rinegozieremo e che in un certo senso loro possiedano la parola book” .

La pretesa dell’esclusività sul suffisso -book sembra comunque travalicare il confine dei soli social network. Pare infatti che Facebook abbia anche minacciato di prendere le vie legali contro un blog di viaggi – Placebook – che ha poi prudentemente cambiato il suo nome in Triptrace.